La volgarizzazione di un marchio si verifica quando esso perde la sua capacità di identificare un prodotto specifico e viene associato ad un’intera categoria di prodotti con le medesime caratteristiche di quello inizialmente identificato dal marchio volgarizzatosi. Questa condizione può portare alla decadenza il marchio stesso.
Dopo che il nome di un marchio è diventato di uso comune, inizia la sua decadenza come marchio, in quanto viene meno la sua capacità distintiva. Ricordiamo che la capacità distintiva di un marchio è considerato un elemento essenziale.
Un caso famoso è quello della Nutella, inserita addirittura all’interno del dizionario Devoto-Oli come sinonimo di “crema spalmabile”. Quando venne messa in commercio questa crema, dotata di potenza e forza innovativa, non aveva eguali e non c'era un prodotto simile sul mercato. Questo, insieme all'incredibile successo del prodotto, campagne pubblicitarie e diffusione del marchio, ha acquistato notorietà.
La Ferrero, casa produttrice della Nutella, ha preteso l’aggiunta del simbolo ® sul dizionario e lo stesso ha fatto la 3M con i propri marchi SCOTCH e POST-IT, con l'obiettivo di impedirne la volgarizzazione.
Anche la forma di un prodotto può essere dotata di capacità distintiva. Ne è un esempio la caffettiera Moka della Bialetti, esposta al fenomeno della volgarizzazione come per i marchi verbali.
Nel 1872 Giovanni Battista Pirelli, giovane ingegnere ventiquattrenne, costituiva a Milano la Pirelli & C. e l’anno seguente nasceva il primo stabilimento per la produzione di articoli in gomma, destinato a dare una svolta all’industria italiana.
Nel 1889 i due fratelli André ed Edouard Michelin davano inizio a una piccola rivoluzione dei trasporti, fondata sulla continuità delle innovazioni per lo sviluppo della libertà di movimento e dell’economia.
Tra le due imprese, capisaldi dell’industria europea, scaturì un epico scontro legale.
Da un lato c’è un marchio anteriore, di proprietà della Pirelli-“Diablo”-e dall’altro il segno “Diabolo”, di proprietà di Michelin, risalente al 2002. Entrambi riguardano i pneumatici e vengono definiti marchi identici: essendoci solamente una “O” a differenziarli sono simili e confondibili.
Dal punto di vista giuridico non è lecito far convivere due marchi identici all’interno del medesimo settore merceologico e, in via preliminare, occorre ricordare che il marchio anteriore prevale su quello registrato in epoca posteriore, così come il marchio registrato può prevalere su quello utilizzato in fatto.
In diritto, si dibatte su tre questioni paradigmatiche in tema di protezione del marchio; primo: la teoria del marchio debole per la confondibilità fra segni distintivi similari; secondo: la confondibilità del marchio e, terzo, l’illecito concorrenziale per appropriazione dei pregi altrui (disciplinato dall’art. 2598 del Codice Civile).
La Giurisprudenza ha distinto i marchi in due tipi: marchio forte e marchio debole. Per marchio “forte” (dall’origine o per vicende successive) si intende un marchio frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti. In giurisprudenza, per esempio, sono stati ritenuti marchi forti termini come il “corvo” per i vini, “asso” per i detersivi, “malizia” per la biancheria intima femminile, “pastorella” per i prodotti caseari, “kickers” per delle calzature, “grand soleil” per tende e campeggio, “cuore” per olii e grassi commestibili, “buondì” per i dolci; “centenario” per un brandy invecchiato, “cric croc” per patatine fritte.
Per marchio “debole” si intende, invece, un marchio in cui la capacità distintiva dipende da trasformazioni morfologiche della denominazione generica del prodotto o delle indicazioni descrittive delle sue caratteristiche (es. Benagol, Golasan, Momendol, La Casa del Mobile, il Caffè della Stazione).
Il pneumatico "Diablo" dell'azienda Pirelli.
Il pneumatico "Diabolo" dell'azienda Michelin.
In concreto, Michelin ha sostenuto che il marchio “Diablo” della Pirelli fosse un marchio intrinsecamente debole in virtù dell’esistenza di un anteriore marchio “Diablo” di titolarità della Lamborghini sempre nel campo della velocità. Pirelli ha replicato che il marchio della Lamborghini non era collegato ai pneumatici ma a delle autovetture: si tratta soltanto di un caso di utilizzo di un altro marchio Diablo, in un settore sì affine ma completamente diverso quale quello delle vetture di alta gamma, in edizione limitata e uscite dalla produzione dal 2001. A tal proposityo, il Tribunale di Milano ha risolto la contesa a favore di Pirelli affermando che “L’esistenza di un marchio “Diablo“ [della Lamborghini] per autovetture non comporta che il marchio di Pirelli sia un segno debole.
Il marchio “Diablo” è, dunque, un marchio forte poiché non sussiste alcun collegamento di tipo descrittivo o concettuale tra il marchio stesso e i prodotti per contraddistinguere i quali esso è stato registrato.
Appurato questo si è passati a discutere sulla confondibilità del marchio che si articola su due fronti:
- l’identità dei prodotti (pneumatici);
- la confondibilità dei segni (Diablo vs Diabolo)
L'identità dei prodotti è appurata dato che sia il marchio DIABLO di Pirelli che il segno DIABOLO di Michelin sono registrati per contraddistinguere pneumatici per biciclette.
Lo scontro si focalizza, quindi, sul più annoso problema della“confondibilita” in particolare su quella “o” che rappresenterebbe l’unico ostacolo all’identità assoluta.
Per Michelin la “o” farebbe la differenza; per Pirelli la presenza di una “o” è assolutamente irrilevante. Michelin contrattacca affermando che i segni Diablo e Diabolo hanno contenuto ideologico differente, in quanto il segno Diabolo si riferirebbe a un gioco asseritamene “popolare in Italia” ed evocativo dell’idea di “equilibrio”, mentre il marchio Diablo farebbe riferimento al Diavolo. Pirelli sul punto replica che la circostanza è irrilevante, poiché è indiscutibile che secondo la comune esperienza le due parole DIABLO E DIABOLO non possono che evocare nella totalità del pubblico il medesimo concetto, ossia il diavolo e il diabolico.
L’attacco fonetico è così articolato: la vocale in più (“o”) è interposta tra la “b” e la “l”, ed è uguale alla vocale che segue la “l”: “diab-o-lo” anziché “diab-lo”; la ricaduta fonetica è praticamente nulla, poiché nella pronuncia la “o” interposta tra la “b” e la “l”, risulta, per così dire, assorbita e attratta dalla “o” finale; e infatti D-I-A-B-L-O scandito lentamente risulterà praticamente indistinguibile da D-I-A-B-O-L-O; viceversa DIABLO pronunciato rapidamente suonerà esattamente come DIABLO.
Il Tribunale di Milano risolve anche questa contesa a favore di Pirelli affermando che:
“Il segno distintivo utilizzato da Michelin, costituito dalla parola “DIABOLO”, è sostantivo pressoché identico rispetto al marchio “DIABLO” (Pirelli), sotto il profilo grafico, fonetico e semantico.
Con il riferimento al profilo grafico, l’aggiunta di una “O” appare poco significativa a fini distintivi, rimanendo identiche le lettere iniziali, normalmente più significative, nonché quelle finali.
Anche la pronuncia risulta molto simile, non aggiungendosi alcuna particolare enfasi per effetto della citata lettera “O”, che rimane pressoché muta.
È infine innegabile che i due termini siano accomunati dal riferimento al diavolo, che non viene meno attraverso il richiamo all’antico omonimo gioco, anch’esso basato sul medesimo riferimento al diavolo, tanto che vengono indicate, come sinonimo anche le parole baton du diable”.
Infine, Pirelli ha dedotto che l’uso da parte di Michelin dei segni DIABLO e DIABOLO in contraffazione del marchio DIABLO di Pirelli, integrasse altresì l’illecito ex art. 2598 c.c. in quanto volto a porre il prodotto Michelin sulla scia dei pneumatici di successo commercializzati da anni da Pirelli, con conseguente appropriazione dei pregi di questi ultimi da parte di Michelin e relativa confusione sul mercato e, comunque contrarietà ai principi della correttezza professionale.
In questo ultimo caso il Tribunale assolve Michelin affermando che:
“Deve essere, invece, escluso l’addebito concorrenziale che, pur rappresentato con riferimento all’appropriazione di pregi e alla violazione dei principi di correttezza professionale, si fonda (unicamente) sul pericolo di confusione che deriva dalla contraffazione e che, pertanto, risulta assorbito dall’accertato illecito contraffattorio”.
